東莞某公司訴國家知識產(chǎn)權局、日本某株式會社發(fā)明專利權無效行政糾紛案-缺少必要技術特征的判斷
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-3-024-008
關鍵詞
行政/發(fā)明專利無效/必要技術特征/權利要求合理解釋
基本案情
日本某株式會社系專利號為201510121116.5、名稱為“天線裝置”的發(fā)明專利（以下簡稱本專利）的專利權人。2018年5月18日，東莞某公司針對本專利權提出無效宣告請求，對此原國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會于2018年11月21日作出第37938號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），認為本專利權利要求1符合2010年修訂的《專利法實施細則》第20條第2款規(guī)定等，宣告本專利權利要求部分無效，在日本某株式會社于2018年9月3日提交的權利要求1-8的基礎上繼續(xù)維持該專利權有效。東莞某公司不服，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權法院于2021年4月29日作出（2019）京73行初2132號行政判決：一、撤銷國家知識產(chǎn)權局作出的第37938號無效宣告請求審查決定；二、國家知識產(chǎn)權局就專利號為201510121116.5、名稱為“天線裝置”的發(fā)明專利重新作出無效宣告請求審查決定。國家知識產(chǎn)權局和日本某株式會社均不服，提出上訴，最高人民法院于2022年8月10日作出（2021）最高法知行終987號行政判決：一、撤銷北京知識產(chǎn)權法院（2019）京73行初2132號行政判決；二、駁回東莞某公司的訴訟請求。
裁判理由
法院生效裁判認為：在判斷獨立權利要求是否缺少必要技術特征時，應考慮說明書中記載的發(fā)明目的等內(nèi)容，基于對權利要求的合理解釋得出結(jié)論。理由如下：第一，不論適用哪一法律條款判斷專利權利要求是否應當授權或者維持有效，權利要求的解釋應當保持一致。換言之，在專利授權確權程序中應當基于對權利要求的同一解釋，判斷專利權利要求是否符合專利法和專利法實施細則有關條款的規(guī)定。第二，結(jié)合說明書對權利要求作出合理解釋，其關鍵在于“合理”。這意味著在解釋時既要以權利要求的內(nèi)容為準，又不能脫離說明書和附圖，包括發(fā)明目的等內(nèi)容在內(nèi)的說明書及附圖均可以用于解釋權利要求。在此標準下，不會因權利要求的解釋問題架空《專利法實施細則》第20條第2款的規(guī)定。第三，要求獨立權利要求具備必要技術特征，本意在于規(guī)范權利要求的撰寫。如果社會公眾不能實現(xiàn)權利要求所確定的技術方案以解決技術問題，或者權利要求的保護范圍與技術貢獻不相符，可以通過專利法的其他條款解決。如果本領域技術人員根據(jù)對權利要求的合理解釋可以得出其具備解決技術問題的全部必要技術特征的結(jié)論，社會公眾的利益不會受到損害。相反，在本領域技術人員根據(jù)對權利要求的合理解釋可以得出其具備解決技術問題的全部必要技術特征的情況下，僅因申請人在獨立權利要求中沒有進一步詳細記載技術特征而不予授權，會導致對申請人撰寫專利文件的要求與其創(chuàng)新程度不相適應，背離《專利法》鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法目的。因此，只有當本領域技術人員通過閱讀權利要求書、說明書和附圖對獨立權利要求進行合理解釋后仍不能認為其可以解決發(fā)明所要解決的技術問題時，才能認定獨立權利要求缺少必要技術特征。
本案中，權利要求1既限定了天線底座由絕緣底座和導電底座構成且導電底座比絕緣底座小，又限定了傘形振子配置在天線底座的上方。按照本領域技術人員的通常理解，上述限定已經(jīng)表達了傘形振子的一部分位于絕緣底座上方的含義，而且本領域技術人員通過閱讀說明書和權利要求書亦能夠合理地予以確定，實施例記載的相關內(nèi)容亦與發(fā)明目的相符，東莞某公司所舉之示例為脫離本領域技術人員對技術方案合理理解的極端示例。故根據(jù)本領域技術人員對權利要求1限定內(nèi)容的合理解釋，本專利獨立權利要求不缺少“傘形振子的一部分位于絕緣底座上方”的必要技術特征。因權利要求1已具備能解決至少一個本專利所要解決技術問題的技術特征，故其不缺少必要技術特征。
裁判要旨
判斷獨立權利要求是否缺少必要技術特征，需要結(jié)合說明書中記載的發(fā)明目的等內(nèi)容，基于對權利要求的合理解釋得出結(jié)論。只有當本領域技術人員通過閱讀權利要求書、說明書和附圖對獨立權利要求進行合理解釋后，仍認為其不能解決發(fā)明所要解決的技術問題時，才能認定獨立權利要求缺少必要技術特征。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法實施細則》第23條第2款（本案適用的是2010年2月1日施行的《中華人民共和國專利法實施細則》第20條第2款）
一審：北京知識產(chǎn)權法院（2019）京73行初2132號行政判決（2021年4月29日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終987號行政判決（2022年8月10日）
