北京某森科技有限公司訴國家知識產(chǎn)權局、某電腦貿(mào)易（上海）有限公司、某貿(mào)易（上海）有限公司南京分公司、某貿(mào)易（上海）有限公司發(fā)明專利權無效行政糾紛案-專利確權程序中“進一步限定”式修改的審查以及權利要求修改的回應性要求
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-3-024-002
關鍵詞
行政/發(fā)明專利權無效/修改權利要求/限制
基本案情
北京某森科技有限公司（以下簡稱某森公司）系專利號為200480036270.2、名稱為“一種獲取人臉圖像的方法及人臉識別方法與系統(tǒng)”的發(fā)明專利的專利權人。2018年10月8日，某電腦貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱某電腦上海公司）、某貿(mào)易（上海）有限公司南京分公司（以下簡稱某貿(mào)易南京分公司）、某貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱某貿(mào)易上海公司）分別針對該專利權提出無效宣告請求。某森公司于2019年5月9日提交了該專利權利要求書的修改文本。對此國家知識產(chǎn)權局于2019年5-6月作出第40531、40532、40533號無效宣告請求審查決定認為，該專利修改后的權利要求1-3、5、6以及權利要求8-10中引用權利要求1、5的技術方案（即指修改后文本中的相關權利要求，下同）符合專利法實施細則第六十九條第一款和《專利審查指南》第四部分第三章第4.6節(jié)的相關規(guī)定，但修改后的權利要求4、7、11、12及引用權利要求4、7的權利要求8-10不符合上述規(guī)定。因此，被訴決定以某森公司于2019年5月9日提交的權利要求書中的權利要求1-3、5、6以及權利要求8-10中引用權利要求1、5的技術方案作為審查基礎，并認為上述被接受的權利要求不具備創(chuàng)造性，宣告該專利權全部無效。某森公司不服，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權法院于2020年12月30日作出（2018）京73行初10897、10895、10896號行政判決：駁回某森公司的訴訟請求。某森公司提出上訴，最高人民法院于2023年12月12日作出（2021）最高法知行終556、581、738號行政判決：撤銷原判，撤銷被訴決定中關于宣告該專利修改后的權利要求4、7及引用權利要求4、7的權利要求8-10無效的決定，國家知識產(chǎn)權局就某電腦上海公司、某貿(mào)易南京分公司、某貿(mào)易上海公司針對上述權利要求提出的無效宣告請求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認為，對于修改后的權利要求4、7、11、12及權利要求8-10中引用權利要求4、7的技術方案是否應當被接受的審查，應當依據(jù)專利法及其實施細則之規(guī)定，并考慮專利審查指南的具體指引進行。
允許專利權人在專利確權程序中對權利要求作出修改，有利于實質激勵保護創(chuàng)新，能夠有效避免具有技術貢獻的發(fā)明創(chuàng)造僅因權利要求撰寫不當而得不到保護；但因此時專利已獲授權、有關法律秩序業(yè)已穩(wěn)定，為避免公眾信賴利益的嚴重減損和法律秩序穩(wěn)定性的持續(xù)波動，亦有必要對修改作出限制。故專利確權程序中的權利要求修改，以實質激勵保護創(chuàng)新和保護專利權人應然利益為制度目標，而以維持法律秩序穩(wěn)定性、避免公眾信賴利益減損和保障行政審查的可操作性及效率為制度成本。對于權利要求修改的限制，應當以能夠實現(xiàn)制度目標為基本遵循，并在此基礎上，盡可能控制制度成本。因而，對于專利確權程序中的權利要求修改既不應過于寬縱，以致信賴利益嚴重受損或者法律秩序持續(xù)波動；也不宜過于機械和嚴苛，若基于制度成本的考慮對修改限制過嚴，將大大減損制度效果，甚至導致制度目標無法實現(xiàn)，得不償失。
關于專利確權程序中權利要求修改接受問題的法律規(guī)范體系主要由專利法第三十三條、專利法實施細則第六十九條第一款構成；同時，專利審查指南也作出了具體的操作指引。對于權利要求的修改是否應當接受，至少涉及以下幾個方面的問題：
一是關于修改幅度的要求。專利確權程序中權利要求的修改幅度最大不得超出專利法第三十三條所規(guī)定的“信息范圍”和專利法實施細則第六十九條第一款規(guī)定的“保護范圍”。申言之，專利法第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！睋?jù)此，專利授權程序中的權利要求修改不得超出原說明書和權利要求書所公開的發(fā)明創(chuàng)造的全部信息范圍。舉輕以明重，專利確權程序中的權利要求修改亦當然應以此為限。專利法實施細則第六十九條第一款規(guī)定：“在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍?！睋?jù)此，專利確權程序中權利要求的修改還不得超出原專利的保護范圍。從“信息范圍”和“保護范圍”兩個維度劃定專利確權程序中權利要求修改幅度的法定限度，不僅有利于維護以公開換保護的專利法基本制度邏輯，也有利于平衡確有技術貢獻者獲得專利授權和社會公眾信賴授權專利文本兩個方面利益。
二是關于修改方式的要求。前述“信息范圍”和“保護范圍”只是法定的專利確權程序中權利要求修改的最大限度，但并非只要不超過所謂“信息范圍”和“保護范圍”的修改都應當被接受。修改能否被接受，還要考慮法律秩序穩(wěn)定性、公眾信賴利益減損和行政審查的可操作性及效率。因此，國家知識產(chǎn)權局可以通過專利審查指南對權利要求修改方式予以明確并適當限制。現(xiàn)行專利審查指南允許的專利確權程序中的權利要求修改方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。其中，權利要求的進一步限定相比權利要求的刪除、技術方案的刪除、明顯錯誤的修正，留給專利權人相對寬松靈活的修改可能性。專利審查指南將進一步限定式修改定義為“在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特征，以縮小保護范圍”，故判斷某一權利要求的修改方式是否屬于“進一步限定”時，國家知識產(chǎn)權局僅需審查：（1）修改后的權利要求是否完整包含了被修改的權利要求的所有技術特征；（2）修改后的權利要求相比被修改的權利要求是否新增了技術特征；（3）新增的技術特征是否均源于其他原權利要求。如果修改后的權利要求并未完整包含任一原權利要求或者其相比被修改的權利要求新增的技術特征并非來源于其他原權利要求，則該修改方式可能是對權利要求的“重新撰寫”或者“二次概括”而非“進一步限定”。
三是關于修改目的的要求。專利確權程序是在權利要求已獲授權后因被他人提起無效宣告請求，依據(jù)無效宣告理由檢驗授權正當性的程序。其既非授權正當性的全面復查程序，又非權利要求撰寫的優(yōu)化程序。故對于專利確權程序中的權利要求修改，一般應當以回應無效宣告理由（包括針對無效宣告請求人提出的無效宣告理由或者補充的證據(jù)和國家知識產(chǎn)權局引入的無效宣告請求人未提及的無效宣告理由或者證據(jù)）為限。以克服無效宣告理由所指缺陷為名，而行優(yōu)化權利要求撰寫之實的修改，即非回應性的修改，因其不符合專利確權程序的制度定位，可以不予接受。否則，不難設想，一旦非回應性修改可以被接受，則專利確權程序勢必異化為授權后額外獲取優(yōu)化權利要求撰寫機會的工具。如此既不利于從撰寫之初、授權之始即提高撰寫質量，也不利于無效宣告請求程序真正作用的發(fā)揮，還會引發(fā)專利授權后包括相關利益攸關方在內(nèi)社會公眾利益的失衡。故對于非回應性修改，即便其未超出所謂“信息范圍”和“保護范圍”且屬于專利審查指南所允許的修改方式，也可以不予接受。例如，權利要求的修改缺乏與修改相對應的無效宣告請求和理由的，一般可以不必再審查其修改范圍和修改方式，徑行不予接受。又如，在同一行政審查程序中，針對一項權利要求的無效宣告理由已通過對該權利要求的修改給予回應，且修改后的權利要求已被接受時，對該原權利要求的另行修改及相應獲得的更多新權利要求，因一般已不再具有回應對象，故可不予接受。
值得注意的是，專利確權程序中，未經(jīng)修改的權利要求是當然的審查基礎，其不構成對于權利要求修改的法定或者其他限制的評價對象，故確認審查基礎時，應當首先明確有關權利要求是原權利要求還是經(jīng)修改形成的新權利要求。對于權利要求修改與否，應當作實質審查，以修改前后的權利要求保護范圍是否發(fā)生實質變化為基本依據(jù)。一般而言，單純的權利要求序號變化、從屬權利要求和獨立權利要求撰寫方式的簡單轉換、含有并列技術方案權利要求的簡單拆分等不實質影響保護范圍的撰寫調(diào)整，不構成對權利要求的修改。
修改后的權利要求4、7均為該專利原有權利要求，并非經(jīng)過修改而形成的新的權利要求，其是當然的審查基礎，不存在因所謂修改而不能被接受的問題。被訴決定對修改后的權利要求4、7不予接受，進而將之排除在審查基礎之外，缺乏事實依據(jù)。進一步而言，被訴決定以修改后的權利要求4、7不應被接受為由，認定修改后的權利要求8-10中引用權利要求4、7的技術方案不應被接受，缺乏依據(jù)。被訴決定不接受修改后的權利要求4的理由為“原權利要求1在經(jīng)過了進一步限定式的修改之后，已經(jīng)成為一項技術特征增多、保護范圍縮小的新權利要求1，此時原權利要求1已經(jīng)不再存在，因此新權利要求4的修改不再被接受”；其不接受修改后的權利要求11、12的理由與之相同。由此可以推知，被訴決定不接受權利要求11的理由為，原權利要求15已經(jīng)進一步限定式的修改后，形成修改后的權利要求8，此時原獨立權利要求15已不復存在，不存在對其再次作進一步限定形成修改后的權利要求11的基礎；修改后的權利要求12作為權利要求11的從屬權利要求也不應被接受。根據(jù)前述專利確權程序中的權利要求修改應當以回應無效宣告理由為限的審查理念，被訴決定對修改后的權利要求11、12的處理，并無不妥。
裁判要旨
1.專利確權程序中，關于某一權利要求的修改方式是否屬于“進一步限定”的審查，應僅以修改后的權利要求是否完整包含了被修改的權利要求的所有技術特征，以及修改后的權利要求相比被修改的權利要求是否增加了技術特征，且增加的技術特征是否均記載于原權利要求書中的其他權利要求為準。
2.專利確權程序中，權利要求的“進一步限定”式修改，一般應當以回應無效宣告理由為限；以克服無效宣告理由所指缺陷為名，行重構權利要求之實的，可不予接受。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第33條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第33條）
《中華人民共和國專利法實施細則》第73條第1款（本案適用的是2010年2月1日施行的《中華人民共和國專利法實施細則》第69條第1款）
一審：北京知識產(chǎn)權法院（2018）京73行初10897、10895、10896號行政判決（2020年12月30日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終556、581、738號行政判決（2023年12月12日）
